Как юридически обезопасить свой стартап. Интервью с Юлией Мацюк, Синергия

Как юридически обезопасить свой стартап. Интервью с Юлией Мацюк, Синергия

Юлия Мацюк, юрист практики регистрации объектов интеллектуальной собственности в Патентно-юридическом агентстве «Синергия», делала доклад на тему «Секреты успешной защиты интернет-бренда за рубежом» на Украинском форуме интернет-деятелей iForum 2017. Мы встретились с Юлией, чтобы узнать больше о том, как юридически обезопасить свой стартап.

Выступление на IForum 2017

Юлия, почему нужно регистрировать свою торговую марку?

Кроме того, что торговая марка – это ценный актив, потеря которого приравнивается практически к потере стартапа, ведь именно благодаря ей потребители выделяют ваш стартап среди других, она ещё и даёт владельцу право:

  • использовать торговую марку для названия стартапа, для рекламы и продвижения стратапа, для получения доменного имени в зоне .ua;
  • разрешать использовать или передать право собственности на торговую марку третьему лицу; 
  • запрещать третьим лицам использовать такую же либо похожую торговую марку, в том числе и в доменном имени.

Я рекомендую нашим клиентам на старте бизнеса позаботиться о защите торговой марки и зарегистрировать ее, даже для малого бизнеса: салона красоты, магазина, сайта услуг

 

Чем отличается регистрация TM интернет-бизнеса? 

Поскольку интернет – глобальная сеть, которая объединяет потребителей со всего мира, то и интернет-бизнес, как правило, работает далеко за пределами одной страны. Поэтому для интернет-бизнеса  особенно важно позаботиться о надлежащей защите торговой марки на разных территориях.

Если бизнес или стартап планируется расширять на другие страны, как поступать? Нужно ли ограничивать страны, если мы еще не знаем географии проекта? 

Дело в том, что торговая марка охраняется территориально, то есть ее охрана распространяется только на территорию тех стран, в которых была пройдена процедура регистрации. Если вы зарегистрировали торговую марку в Украине, то ее охрана не распространяется автоматически на другие страны. Поэтому, если вы планируете вести свой бизнес в разных странах, нужно определить для себя приоритетные направления для получения защиты и пройти регистрацию торговой марки в каждой из выбранных стран. 

 

Что именно стоит регистрировать? ТМ? Слоган? Логотип?

Для того чтобы с помощью торговой марки получить наилучшую защиту, при регистрации нужно учесть, как именно вы будете использовать ТМ в дальнейшем. Считается, что наилучшую защиту предоставляет своему владельцу словесная торговая марка на двух-трех (или более) языках: украинском, русском, английском, причем для каждого языкового варианта регистрируется отдельная торговая марка. Если у вас есть оригинальный логотип, то и о его защите нужно подумать. Если есть возможность отдельно выделить изобразительный элемент и отдельно словесную часть, то для защиты лучше регистрировать несколько торговых марок, чтобы защитить как название, так и изобразительную часть. Если же торговая марка будет использоваться целостно, то можно регистрировать комбинированную торговую марку.

Каждый отдельный случай нужно рассматривать индивидуально, но вы должны понимать, что чем больше вариантов торговых марок вам принадлежит, тем сложнее обойти вашу защиту.

Пошагово на этот вопрос я отвечала в статье «Как зарегистрировать торговую марку и избежать ошибок».

 

Как проверить самостоятельно, свободна ли торговая марка?

В первую очередь проверить в сети интернет. Затем стоит детально изучить вопрос в открытых источниках  на наличие похожих зарегистрированных и поданных на регистрацию ТМ это можно сделать с помощью таких электронных баз как: ROMARIN,  TMView, а также с помощью баз национальных патентных ведомств, к примеру, Укрпатент.

Самую достоверную информацию не только о тождественных и сходных до степени смешения торговых марках, но и о соответствии торговой марки всем остальным условиям охраноспособности, вы можете получить, заказав проверку и анализ у патентного поверенного.

 

Сколько будет стоить правильно сделать и зарегистрировать ТМ? В Европе? В США? Регистрация происходит на федеральном уровне или по штатам в отдельности? Каковы суммы, сроки и процедура? 

Если подходить к вопросу защиты торговой марки разумно, то нужно определиться с тем, где будет монетизироваться проект, продумать по какой модели будет удобно работать на выбранных территориях, и исходя из этого, позаботиться о защите торговой марки в приоритетных странах. 

Для защиты торговой марки в США и ЕС существует три пути: международная, региональная и национальная процедуры регистрации ТМ.

Национальная  регистрация

При национальной регистрации вам нужно подать заявку непосредственно в патентное ведомство той страны, в которой вы хотите получить охрану. Делается это, как правило, через представителя в сфере интеллектуальной собственности – патентного поверенного. 

Хочу еще несколько слов сказать о подходах к проведению экспертизы по торговым маркам. В разных странах мира во время проведения экспертизы на соответствие торговой марки условиям охраноспособности может применяться подход явочной или проверочной системы. К примеру, у нас в стране проверочная система, поэтому наше патентное ведомство во время проведения экспертизы проверяет торговую марку на соответствие как абсолютным, так и относительным критериям, то есть на тождество и сходство с ранее зарегистрированными ТМ в том числе. В США и странах ЕС явочная система, то есть патентное ведомство при проведении экспертизы проверяет торговую марку на соответствие абсолютным критериям, а что касается схожести с другими торговыми марками, патентное ведомство публикует заявку, и любое заинтересованное лицо может подать возражение против регистрации.

Сама экспертиза по абсолютным критериям длится в среднем от 2 до 4 месяцев, а дальше наступает период для подачи возражений – около 6 месяцев. Таким образом,  процедура регистрации ТМ может занять от 6 до 12 месяцев.

Что касается стоимости, то она также может состоять из двух частей. Первая часть базовая, условно ее можно назвать «за регистрацию». Вторая часть возникает только в том случае, если кто-то подал возражение против регистрации и нужно готовить и подавать мотивированный ответ на возражение. Эту часть можно назвать «за подготовку ответа на возражение». Таким образом, стоимость регистрации торговой марки в США – от 675 USD, в одной из стран ЕС, к примеру в Германии – от 650 EUR. Если против регистрации ТМ будет подано возражение, то средняя стоимость подготовки и подачи ответа на возражение американскими патентными поверенными составит от 350 USD, европейскими патентными поверенными –  от 350 EUR.

Данный путь будет выгодным, если вас интересует одна, максимум две страны. Если же вас интересуют все страны ЕС и США, рекомендуем рассмотреть региональную и международную процедуры регистрации ТМ.

Региональная регистрация

Существует несколько процедур, которые свойственны разным регионам, но так как на сегодняшний день привлекательным является рынок Европы, рассмотрим процедуру регистрации единой торговой марки ЕС (EU TM – European Union Trade Mark). Этот путь будет выгодным, если есть желание выйти на рынок двух и более стран Европейского Союза. Региональная регистрация будет дешевле и удобнее, чем регистрация в каждой отдельной стране, поскольку позволяет подать одну заявку в один административный центр (EUIPO – European Union Intellectual Property Office) и оплатить единую пошлину. Достаточно простой является и сама процедура подачи документов, в результате которой вы получаете охрану сразу во всех странах Европейского Союза. 

Что касается стоимости, то за подачу заявки нужно оплатить пошлину от 1000 EUR за бумажную заявку или от 850 EUR за электронную заявку. Кроме того, гонорар патентного поверенного ЕС за подготовку и подачу такой заявки – от 350 EUR.

Срок регистрации займет от 6 до 8 месяцев. Экспертиза по абсолютным критериям длится в среднем от 2 до 4 месяцев, период для возражений ограничен 4 месяцами.

Самым большим и, пожалуй, единственным недостатком является то, что отказ в регистрации торговой марки на основании возражения хотя бы из одной страны ЕС означает отказ в региональной охране торговой марки во всех странах ЕС. Правда, в случае такого отказа можно преобразовать международную заявку в национальную регистрацию для каждой страны ЕС. Однако такое преобразование заявки будет затратным по времени и финансам.

Международная регистрация торговой марки по Мадридской системе

Это самая популярная система, через которую происходит регистрация большинства торговых марок в мире и к которой на сегодняшний день присоединилось 98 государств-членов. А все потому, что посредством подачи одной заявки на одном языке (английском, испанском или французском) и оплаты одного набора пошлин в швейцарских франках вы можете получить охрану на территории 114 стран. При этом не нужно искать патентных поверенных в каждой выбранной стане мира. Достаточно обратиться к национальным представителям, которые помогут вам, либо подать заявку самостоятельно. Стоимость регистрации торговой марки в нескольких странах по Мадридской системе, как правило, меньше, чем стоимость национальной регистрации в этих странах. При этом сама регистрация имеет такую же юридическую силу, как и национальная. Кроме того, такую регистрацию можно территориально расширять: сначала вы можете выбрать 3-4 страны, а позже, в случае необходимости, расширить охрану на другие страны. 

В рамках этой процедуры можно получить охрану как в США, так и в ЕС. Причем к этой процедуре присоединилось ведомство по интеллектуальной собственности ЕС, поэтому можно получить как региональную охрану в ЕС, так и охрану ТМ в каждой стране ЕС отдельно.

Стоимость регистрации торговой марки зависит от количества классов товаров и услуг, для которых регистрируется торговая марка, наличия цвета, количества стран, которые вы выбрали для регистрации.

Для наглядности. Если мы хотим зарегистрировать черно-белую торговую марку для одного класса МКТУ в США и ЕС (Единая торговая марка ЕС) по Мадридской системе через Украину, то международная пошлина за подачу заявки составит 1938 CHF, кроме того, нужно будет оплатить пошлину в украинское патентное ведомство в размере 600 UAH. Гонорар украинского патентного поверенного за подготовку и подачу заявки от 3500 UAH. 

Срок регистрации ограничивается 18 месяцами.

Международная процедура подойдёт тем, кто планирует развивать свой бизнес во многих странах мира, покоряя все новые и новые территории.

Естественно, в каждом отдельном случае нужно хорошо продумать цели и задачи компании, и в зависимости от этого подбирать оптимальный путь для защиты вашего бренда на международной арене. Всегда можно найти некий компромиссный вариант, который будет удобен именно вам.

Можно ли запатентовать бизнес-модель или принцип предоставления услуг?

В большинстве стран мира, в том числе и в Украине, методы интеллектуальной, хозяйственной, организационной и коммерческой деятельности, к которым относятся в том числе и бизнес-модели, патентованию не подлежат. То же касается и принципов предоставления услуг. Это связано с тем, что патентованию подлежат не сами идеи, а их материальное воплощение – продукты или процессы. Если бы можно было получить патент на идею ведения бизнеса или принцип предоставления услуг, то у нас был бы один интернет-магазин (метод продажи продукции через интернет), один фастфуд (принцип предоставления услуг) и т. д. 

Конечно же, иногда изобретения (полезные модели), касающиеся хозяйственной или коммерческой деятельности, могут получить правовую охрану. Но это возможно только в тех случаях, когда их можно выразить в качестве продукта или процесса как объекта технологии.

 

Видеозапись выступления Юлии Мацюк «Секреты успешной защиты интернет-бренда за рубежом» смотрите на сайте iForum 2017 

 

 

Фотографии из личного архива Юлии Мацюк